특허분쟁의 사례

 

특허분쟁의 사례

 

【사건의 개요】

경기도 oo소재의 00골판지 업체(A사)는 1999년 3월 0일 자사제품의 골판지 포장용 박스에 대한 구조를 실용신안으로 출원하여 2001. 1월 o일 설정 등록한 다음 자사제품의 기술적 우월성을 홍보하였고 타 제조업체(B사)에 의한 유사제품의 출원에 대해 적극적인 공세를 펼쳐 민사상 제조 및 판매금지 가처분을 신청함과 동시에 형사 고소까지 제기한 사건입니다.

평소 제조업에만 종사하던 B사로서는 민․형사상의 소송에 대응할 엄두를 내지 못한 채 A사의 요구에 따라 각종 포장박스의 생산설비를 폐기하고, 기 납품된 포장박스 역시 전량회수 조치를 취함은 물론 소정액의 손해배상까지도 해주려던 절박한 상황에서 우연히 본소와 연락이 닿게된 사건입니다.

 

【진행과정】

이하에서는 B사의 위기극복 과정을 소개합니다.

첫째, 본소는 우선 B사의 생산 제품이 A사가 등록받은 권리의 내용과 동일 유사한 것인가를 살펴보았습니다.

왜냐하면, 사실적인 의미에서 양자의 기술적 구성의 차이가 상이한 것이라면 다른 법리적 측면을 살펴볼 아무런 실익이 없기 때문입니다.

둘째, 양 기술의 유사성을 판단한 본소는 A사의 등록권리가 과연 유효한 것인가를 살펴보았습니다.

이 과정에서 A사가 등록받은 포장용 박스는 그 출원일인 1999년 3월 0일로부터 약 한달 이전에 국내 굴지의 oo전자에 납품된 물품임을 확인할 수 있었습니다.

셋째, 따라서 본소는 A사 제품이 그 출원일 이전에 공지 공용된 것임을 확신하고 물증확보에 나섰습니다.

그러나, A사의 제품 카탈로그를 통해서는 이를 확인할 수 없었고(출원일전 인쇄․배포되었다는 날짜의 확인이 현실적으로 곤란한 관계로), 부득이 사용업체인 oo전자의 구매과와 동종의 주변업자 및 기타 관련인들로부터 입수한 각종 거래사실서류(물품 LOT번호가 명기된 세금계산서와 수출제품 포장에 대해 촬영된 일자기록이 되어있는 사진 등)와 사실확인서를 근거삼아 법적대항을 진행하였습니다.

넷째, 결과는 가처분 신청사건 및 형사사건에서 A사의 등록권리는 이미 그 출원일전 공지된 것이라는 이유로 인해 그 효력을 인정받지 못하여 B사는 자유로이 위 포장용 박스의 생산 및 판매를 할 수 있게 되었으며, 또한 A사 등록권리의 무효심판을 특허심판원에 청구하여 현재 그 심결을 기다리고 있는 중인데, 위 무효심결이 확정되면 A사의 권리는 처음부터 존재치 아니한 것으로 되어 A사의 B사에 대한 각종 유/무형의 소송행위 및 작위적 행위의 요구가 모두 위법한 것으로 되어 책임질 사유가 발생할 것입니다.

 

【결론】

따라서, 발명특허을 포함한 실용신안이나 의장 등의 지적재산권은 외부에 이들의 기술적 내용을 공개하기 이전에 소정의 출원절차를 진행하여야만 보호될 수 있는 것이라 하겠기에(일부 예외조항도 있으나 본란에서는 이를 생략함), 상업적 성공의 판단 및 확인이전(공개되기 이전에)에 행하여지는 출원의 중요성은 매우 큰 것이라 하겠습니다.

 

 

지적재산권 선 출원등록의 중요성

 

1.선출원주의(先出願主義)

선발명주의를 채택하고 있는 대표적인 국가인 미국을 제외하고 대부분의 국가들이 채택하고 있는 선출원주의라 함은 동일한 발명에 대하여 2 이상의 출원이 있을 때에는 먼저 출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 특허법상의 원칙을 말합니다. 이러한 선출원주의의 원칙은 특허출원 뿐만아니라 실용신안.의장.상표출원 등 모든 지적재산권에 관련된 출원에 공통적으로 적용되는 원칙입니다.

 

2. 특허등록의 중요성

그러나 어느 누구보다 먼저 출원했다하여 그후 등록되기까지의 진행과정을 소홀히 한다면 아무 소용이 없습니다. 일단 특허청의 등록원부에 정당한 권리로서 등록이 되어야만 궁극적인 권리행사가 가능하기 때문입니다. 특히 권리침해를 받은 경우에 권리침해자에 대항하여 민사상 침해금지 및 손해배상청구 또는 형사상 고소 고발 등은 권리로서 등록된 이후부터 가능한 것이므로 일단 출원이 되었다고 해서 안심할 것은 아니고, 권리행사하는 것이 최종 목표이므로 어떤 의미에선 출원후의 진행과정이 중요하다고 할 수 있습니다.

 

대한민국을 포함한 세계 여러 나라들을 지정하여 국제특허출원(PCT)을 한 외국의 법인으로부터 기술도입계약(전용실시권계약)을 체결하여 국내에 특허출원된 외국의 기술을 도입하여 제작된 장치 및 제조방법을 채용하여 사업을 할 경우 주의해야할 내용에 대해 말씀드리겠습니다.

 

상기와 같이 라이센스(License)계약을 통해 외국법인의 기술을 실시하고 있는 과정에서 동 기술을 모방하여 제품샘플을 생산한 후 판매를 시도하는 동종업계의 경쟁업자가 등장함으로써 기술을 도입하여 실시 중에 있는 한국법인(Licensee)이 지적재산권에 얽힌 심각한 애로에 직면할 가능성이 있습니다. 설령 상기 외국법인이 자기 나라에서는 특허등록을 받았다 하더라도 특허독립의 원칙(속지주의 원칙)에 의하여 각 국가마다 특허등록을 받아야만 각 국가에서 권리행사가 가능한 것이므로 한국에 특허등록이 되지 않는 한 권리로서 보호받을 수 없는 것이기 때문입니다. 따라서 라이센스계약에 의하여 외국업체로부터 기술을 도입하여 실시할 경우에는 특허 및 상표 등 지적재산권에 관한 문제를 확실하게 매듭지을 필요가 있습니다. 위와 같은 위험성이 실제 발생하였을 경우에 문제를 해결하기 위한 대안 중 하나는 신규성.진보성을 인정받을 수 있을 정도로 외국기술을 개량하여 자체 기술로 개발한 다음 특허 또는 실용신안출원을 도모하는 방법이 있습니다.

 

따라서 특허심사 과정에서 특허등록요건에 부합되지 않는다는 거절이유가 적시된 의견제출통지서를 받았을 때 얼마나 적절하게 대응조치를 취하여 등록결정을 받아내느냐 하는 것이 출원 이후에 가장 중요한 일이라 할 수 있습니다.