특허관련상식3

특허상식 ③

§상호상표 등록의 중요성§

상표법상 상표의 종류에는 상품에 사용되는 협의의 상표뿐만 아니라 서비스표, 단체표장, 업무표장 등이 있으나 본고에서 다루고자 하는 상호상표는 상호를 상표 또는 서비스표로 등록하여 사용하는 경우를 일컫는다. 상호상표등록의 중요성은 다음의 피해사례를 통해 용이하게 이해될 수 있을 것이다.

“촌집보쌈”이란 술집이 유명해지자 그 술집에서 일하던 종업원이 독립하여 술집을 차리고 그 이름으로 서비스표등록을 하였다. 그리고는 예전의 주인에 대해서 “촌집보쌈”이란 이름을 사용하지 못하도록 법적절차에 착수하였다. 예전 주인의 입장에서는 자신이 공들여 쌓아온 상호를 도용당한 것도 억울한데 적반하장도 유분수지 자신의 종업원으로 일했던 상대방이 진짜 이름의 주인인 자신더러 그 상호를 사용하지 못하도록 법적수단을 강구한 것이다. 이 사건은 대법원에까지 올라가서 소송을 한 결과 진짜 주인이 자신의 상호를 그대로 사용하는 것에는 문제가 없지만 그 이름을 도용한 종업원의 권리도 유효하다고 하여 양쪽이 함께 사용할 수 있는 선에서 일단락 되었다. 그러나 결국은 예전의 종업원이 “촌집보쌈”이란 술집 이름의 주인이 된 것이다. 예컨대 제3자가 “촌집보쌈”과 비슷한 이름으로 술집을 하면 그에 대해 권리를 행사할 수 있는 사람은 서비스표권의 등록을 받은 예전의 종업원이기 때문이다. 곰탕집으로 유명한 “박소선 현풍할매집”이란 상호도 이와 비슷한 수난을 당하였는데 이 모두가 상호를 미리 서비스표로 등록해 두지 않아서 큰 곤욕을 치룬 사례들인 것이다.

§상호에 대한 보호 방법§

1. 상법상의 보호

상법 제23조에 따르면, 누구든지 부정한 목적으로 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호를 사용하지 못한다고 규정하고 있다. 그리하여 상호권자는 상호침해소송에서 첫째, 자기가 선사용의 정당한 상호권자인 점, 둘째, 상대방이 자기의 영업과 오인할 수 있는 상호를 사용한다는 점, 셋째, 상대방이 부정한 목적으로 그것을 사용한다는 점, 넷째, 그로 인하여 자기의 영업에 손해를 받을 염려가 있다는 것을 입증하여야 보호를 받을 수 있다. (상법 제23조 제1항, 제2항). 그 입증이 성공하였을 때에는 상대방에 대한 상호사용의 폐지(상호 사용금지, 간판 등의 철거, 등기말소 등의 청구 포함)와 손해배상의 청구가 가능하다. 그러나 현실의 소송단계에서 이상의 요건을 입증하기가 쉽지 않다. 특히 상대방이 부정한 목적으로 사용했다는 것을 입증한다는 것이 극히 어렵다. 그런데 상호에 대해서 등기를 해 두면 이와 같은 입증책임이 어느 정도 경감된다. 즉 동일한 특별시, 광역시, 시, 군에서 동종업자가 등기된 상호와 동일한 상호를 사용하면 부정한 목적으로 사용한 것으로 추정되기 때문이다. 그러므로 상대방의 등기된 상호와 동일한 상호를 사용한 사람은 나중에 문제가 된다면 자신은 부정한 목적으로 사용한 것이 아니었다는 것을 스스로 입증해야 되므로 원래의 상호권자로서는 입증책임이 경감된다고 할 수 있다. 그러나 등기된 상호의 경우에도 일정한 지역적 한계 내에서 사용되는 경우에만 부정한 목적이 추정되기 때문에 사실상 보호가 제한적일 수밖에 없다. 예컨대 서울에서 등기된 상호라고 해도 인천에서는 동일한 상호를 사용해도 부정목적이 추정되는 것은 아니다. 또한 상호의 보호는 상호가 상호로 모방되는 것에 한정된다. 따라서 자기의 상호를 타인이 상표나 서비스표적으로 사용하는 경우에는 보호받을 수 없다. 예컨대 “주식회사 동양” 이란 상호의 상호권자가 있는데 타인이 이를 모방하여 “동양”이란 표장을 비슷한 업종에 있는 회사가 그 회사의 제품에 대한 상표로 사용하면 이에 대해서는 권리행사를 할 수 없다. 그리고 상법상으로는 상호의 등기 여부를 불문하고 부정한 목적으로 상호를 사용한 경우 그 제재조치로서 200만원 이하의 과태료가 부과될 뿐이다. 이와같이 상호에 대한 상법상의 보호는 많은 한계가 있어, 상호에 대한 보호가 제대로 될 수 없다.

2. 부정경쟁방지법상의 보호

부정경쟁방지법은 부정경쟁행위를 유형화하여 놓고 이에 해당되는 행위에 대해서는 금지청구나 손해배상청구 등을 할 수 있게 해 두었다. 여기의 부정경쟁행위에는 타인의 상호를 모방하여 사용하는 것도 해당되므로 이 법에 의해 상호에 대한 일정한 보호가 이루어질 수 있는 것이다. 상법상 상호권의 침해가 성립되기 위해서는 “부정한 목적”을 필요로 하나 부정경쟁방지법에서는 부정경쟁행위에 대한 금지 또는 예방청구에 있어서 이러한 주관적 요건을 필요로 하지 않는다. 즉 부정한 목적 여부를 불문하고 법률조항(부정경쟁방지법 제2조)에 규정된 부정경쟁행위의 종류에 해당되면 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다. 따라서 이와 같은 주관적 요건의 측면에서 보면 부정경쟁방지법은 상법보다 쉽게 보호를 한다고 볼 수 있다. 그러나 부정경쟁방지법상으로 보호받기 위해서는 국내에서 널리 알려진 상호라야 한다. 국내에서 널리 알려져 있지 않는 상호는 그것을 모방하여 사용한다고 해도 부정경쟁행위에 해당되는 것은 아니다. 그런데 국내에서 널리 알려져 있는 상호에 해당된다는 것을 입증하기는 쉽지가 않다. 그것을 입증하기 위해서는 제품의 생산량이나 판매량, 광고 선전 규모 등을 통하여 구체적으로 입증하여야 한다. 그리고 이러한 부정경쟁행위로 인하여 영업상의 이익이 침해되었거나 침해될 우려가 있었다는 것을 입증하여야 한다. 그러므로 부정경쟁방지법상의 상호의 보호도 상법상의 보호와 마찬가지로 상당히 제한적일 수밖에 없다.

3. 상표등록에 의한 보호

상호를 상표로 등록한다는 것은 법원관할 등기소에 가서 상호를 등기해 두는 것과는 다르게 상호를 특허청에 가서 상표나 서비스표로 등록을 해두는 것이다. 상호는 상표로 등록받을 수도 있고 서비스표로도 등록을 받을 수 있다. 이 경우 상호 전체를 상표로 등록받을 수도 있고 상호의 약칭을 등록받을 수도 있다. 예컨데 “맥스환경주식회사”라는 상호가 있을 때에 풀네임 전체를 상표로 등록받을 수도 있고 그 약칭인 “맥스”나 “맥스환경”으로 등록받을 수도 있다. 그런 점에서도 상호등기의 경우 풀네임을 등기해야 되는 것과 차이가 있다. 상표등록을 받으면 상표권이 발생한다. 우리나라는 등록주의를 채택하고 있으므로 상표등록을 하지 않으면 아무리 사용해도 상표권이 발생하지 않는다. 이 점에서 상법상의 보호나 부정경쟁방지법상의 보호와 다르다. 이들에 의한 보호는 등기나 등록 여부를 불문하고 일정한 요건에 해당되면 보호되는데 상표법상의 보호는 상표등록을 받은 상표에 한정된다. 그리고 상표법상의 보호는 상표권이란 독점배타적인 권리, 소위 말하는 무체재산권을 부여함으로써 이루어지는 것이다. 상표권의 독점배타적인 효력은 단순히 상법상으로만 등기한 경우와는 달리 전국적으로 미치게 된다. 따라서 등록상표권자가 서울에서만 영업을 하고 있다고 해도 제주도 또는 부산에 있는 타인이 동일 유사한 상표를 사용할 수가 없다. 또한 등록상표의 경우 상법상의 보호의 전제가 되는 부정한 목적의 유무나 부정경쟁방지법상의 보호의 요건인 상호의 주지성 여부가 문제로 되지 않는다. 그러한 것을 입증하는 어려움 없이 누군가가 자신의 등록상표와 비슷한 것을 사용하고 있다는 사실만 있으면 그에 대해 침해금지청구소송이나 손해배상청구소송 등을 통하여 보호를 받을 수 있는 것이다.

그러므로 상호를 상표등록만 해둔다면 가장 확실하게 보호받을 수 있는 것이다. 또한 민사상 손해배상을 받을 수 있을 뿐만 아니라 등록상표권을 침해한 자에게 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금형의 형사처벌을 받게 할 수 있다. 나아가 상표권은 이러한 독점배타적 사용권으로서의 효력뿐만 아니라, 사업자에게 있어서는 확실한 재산권으로 인정이 되고 있다. 상호를 상표로 등록하여 두는 것은 이와 같이 매우 중요한 것이다.